Дмитрий Матвеев специально для «Экономической газеты», опубликовано в № 85 (1303), 06.11.2009

Изменения в Закон “О товарных знаках”, вступающие в силу 25 января 2010 г., не разрешают   конфликт между владельцем товарного знака и владельцем доменного имени. Какими остаются возможности защиты интересов владельца бренда перед недобросовестными регистраторами доменных имен - “киберзахватчиками”?

Закон от 05.02.1993 г. № 2181-XII “О товарных знаках и знаках обслуживания” трактует нарушение прав владельца товарного знака как несанкционированные изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа и иное введение в гражданский оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении однородных товаров, а также неоднородных, обозначенных товарным знаком, признанным общеизвестным в Беларуси. При этом среди способов нарушений прав не указана регистрация и/или использование доменного имени, совпадающего с товарным знаком. Доменное имя в нашей стране не является ОИС и не охраняется законодательством.

Правилами регистрации и делегирования доменных имен в домене BY, утвержденными приказом Государственного центра безопасности информации от 24.11.2006 № 83 (далее – Правила № 83), установлены рекомендации к выбору доменных имен. Так, заявителю при выборе доменного имени следует избегать названий, совпадающих с наименованиями известных торговых марок и организаций. Заявитель (регистрант) несет полную ответственность за возможное нарушение им прав на зарегистрированную торговую марку или иную интеллектуальную собственность, равно как и за конфликтные ситуации, возникающие при использовании названий других организаций. При этом ни ответственности, ни обязательного отказа в регистрации не предусмотрено.

Споры о защите прав владельцев брендов рассматривает только Верховный Суд, его судебная коллегия по делам интеллектуальной собственности.

Если заявлено требование о запрете использовать товарный знак в доменном имени, т.е. требование неимущественного характера, то перед подачей искового заявления необходимо заплатить 50 базовых величин юридическим лицам и 20 базовых величин – физическим лицам.

Закон “О товарных знаках” позволяет защитить права владельца товарного знака, поскольку нарушением прав владельца товарного знака является также иное введение в гражданский оборот товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении однородных товаров, а также неоднородных товаров, обозначенных товарным знаком, признанным общеизвестным в Республике Беларусь.

По нашему мнению, использование товарного знака в доменном имени как раз является иным введением в гражданский оборот товарного знака. Тем не менее, стоит учитывать, что нарушением будет только тот случай, когда товарный знак или обозначение, сходное с ним до степени смешения, используется третьим лицом в отношении однородных товаров (неоднородных товаров только в том случае, когда товарный знак признан в установленном законодательством порядке общеизвестным на территории РБ).

Как известно, товарные знаки регистрируются в отношении определенных классов товаров и/или услуг согласно Международному классификатору товаров и услуг (в настоящее время в Беларуси действует 9-я редакция этого документа). Если ваша компания оказывает консалтинговые услуги и у вас зарегистрирован товарный знак в отношении таких услуг, то, полагаем, владелец сайта с доменным именем, совпадающим с вашим товарным знаком, и который продает с использованием сайта мотоблоки, не является нарушителем ваших прав. При условии, конечно, что ваш товарный знак не был признан общеизвестным.

Тем не менее, рекомендуем регистрировать товарный знак также в отношении следующих классов товаров и услуг:

- Класс 38: телекоммуникации;

- Класс 42: научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров.

Если у вас товарный знак зарегистрирован также в отношении классов 38 и 42, то, по нашему мнению, при использовании третьими лицами вашего товарного знака в доменном имени шансы выиграть судебный спор повышаются.

В международной практике защита прав на товарный знак в Интернете часто ведется через процедуру Единой политики по разрешению споров, связанных с доменными именами (UDRP) и Правил для разрешения споров, связанных с доменными именами, принятыми в 1999 году ICANN, организацией, управляющей системой доменных имен в сети Интернет. Наша страна не признала для себя обязательными данные документы. Этот документ является сегодня, пожалуй, основным средством в борьбе с незаконным использованием товарных знаков в доменных именах.

За рубежом отношения регистраторов доменов и их клиентов основаны на соглашении об обязательном использовании UDRP для разрешения споров; унифицированная политика разрешения споров является частью договора о регистрации доменного имени. Договора содержат ссылку на UDRP, поясняющую, в каких ситуациях может быть принято принудительное для владельца домена решение о передаче третьему лицу.

Заявление лица в центр административного разбирательства, например, Арбитражный и посреднический центр Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) о нарушении права на средства индивидуализации в результате действий владельца домена по регистрации и использованию домена, влечет привлечение владельца домена в качестве ответчика. Чтобы претензии были удовлетворены заявитель должен доказать совокупность 3 фактов: что спорное доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком или знаком обслуживания, правообладателем которых он является; что у владельца доменного имени нет прав или законных интересов в отношении доменного имени; что доменное имя было зарегистрировано и используется недобросовестно.

Доказательствами недобросовестности могут служить, в частности: обстоятельства, указывающие на то, что ответчик зарегистрировал или приобрел доменное имя, главным образом, с целью продажи, сдачи в аренду или передачи иным образом заявителю, который является владельцем товарного знака или знака обслуживания, за деньги или иные ценности, превышающие подтвержденные расходы ответчика, прямо относящиеся к доменному имени; ответчик зарегистрировал доменное имя, чтобы помешать владельцу товарного знака или знака обслуживания отразить знак в соответствующем доменном имени, при условии, что ответчик следовал такой модели поведения; ответчик зарегистрировал доменное имя, главным образом, в целях помешать деятельности конкурента; используя доменное имя, ответчик намеренно пытался привлечь, с коммерческой целью, пользователей Интернет к своему Интернет-ресурсу, создавая возможность того, что принадлежащий заявителю знак будет воспринят как имеющий отношение к источнику существования, финансирования, организационной принадлежности или одобрению ресурса ответчика или продукции или услуги, предоставляемой через ресурс ответчика.

Стоимость рассмотрения дела -- от 1500 USD (в зависимости от количества спорных доменов и количества арбитров, выбранных заявителем и рассматривающих дело).

Если в результате рассмотрения дела центр административного разбирательства приходит к выводу, что права заявителя действительно нарушены, принимается решение о передаче доменного имени. Его исполняет тот регистратор, который регистрировал имя, ставшее предметом спора. При этом регистратор действует в силу договора с ICANN, по которому он обязался следовать UDRP и выполнять решения центров административного разбирательства.

Политика и правила ICANN действуют для доменных зон .com, .net, .org и для некоторых

национальных доменных зон. Примечательно, что среди заявителей нарушенных прав в Арбитражный и посреднический центр ВОИС до сих пор не было субъектов из Беларуси, зато в 10 рассмотренных делах ответчиками выступали белорусские граждане.

Уникальность внесудебной процедуры ICANN заключается в том, что можно вернуть доменное имя даже у иностранного гражданина, в государстве гражданства которого ваш товарный знак не зарегистрирован.

К сожалению, пока в нашей стране защита прав на товарный знак через международную процедуру UDRP является экзотикой. Единая политика разрешения споров о доменных именах, введенная ICANN, предусматривают административное несудебное урегулирование спора, и не отменяет возможность обратиться в обычный суд.

При рассмотрении споров по процедуре UDRP разбирательство ведется заочно, т.е. без вызова сторон.